河北快三走势图表走势图分布图|大乐透开奖图表走势图

出口定牌加工侵害商標權利人權益的認定

摘 要: 涉外定牌加工是出口定牌加工的一種類型。法院用于將涉外定牌加工同其他類型出口定牌加工相區分的合理注意義務并無直接法律依據。從目的解釋和維持司法實踐統一角度認定出口定牌加工不構成商標性使用更為妥當;而且,基于商標保護獨立性原則,涉案商標并未在境內發
閱讀技巧Ctrl+D 收藏本篇文章

  摘 要: 涉外定牌加工是出口定牌加工的一種類型。法院用于將涉外定牌加工同其他類型出口定牌加工相區分的合理注意義務并無直接法律依據。從目的解釋和維持司法實踐統一角度認定出口定牌加工不構成商標性使用更為妥當;而且,基于商標保護獨立性原則,涉案商標并未在境內發揮識別功能而不會造成混淆與實質性損害,因而邏輯上,同樣將產品全部出口境外的出口定牌加工原則上也不構成商標侵權。如果出口定牌加工侵害境內商標權利人在境外相關法域的權益,國內法院可依國際私法規范維護境內商標權利人的境外權益。

  關鍵詞: 出口定牌加工; 合理注意義務; 商標性使用; 混淆; 實質性損害;

  Abstract: OEM is a type of Export Brand Manufacture. Firstly, the court distinguishes the OEM from other types of Export Brand Manufacture through the“reasonable attention obligation”, but in fact there is no direct legal basis for the reasonable attention obligation. Secondly, from the purpose of explaining and maintaining the unification of judicial practice, it is more appropriate to determine that the Export Brand Manufacture does not constitute the trademark use. Besides, based on the principle of the independence of the trademark protection, the recognition function does not play in the territory of the country so it will not lead to confusion as well as substantial damage, and therefore, in principle, Export Brand Manufacture which similarly exported products to overseas logically does not constitute trademark infringement. In the end, if the consignor and manufacturer infringe on the rights and interests of the domestic trademark owners in the overseas relevant jurisdictions, the domestic courts may safeguard the legitimate rights and interests of the domestic trademark owners according to private international law.

  Keyword: export brand manufacture; reasonable attention obligation; trademark use; confusion; substantial damage;

  一、問題的提出

  2018年4月,最高人民法院發布“東風案”再審判決,1認定涉外定牌加工不構成商標侵權,引發各界對定牌加工商標侵權認定問題的關注。

  出口定牌加工是指境內加工方接受來自境內外定作方的委托,按照其要求定牌加工產品,貼附其提供的商業標識,并且產品全部出口境外的經營模式。2根據定作方地域來源和其是否具有相應的權利,出口定牌加工可分為4種類型:3(1)定作方來自境內且有境內合法權利,即定作方是商標權利人或者得到商標權利人許可授權的商標使用權人。由于得到授權,因而此類型不構成商標侵權。(2)定作方來自境內、定作方無境內外的相關權利,即定作方既不是商標權利人,也不是得到許可授權的商標使用權人(下文用“第二種類型”指代)。司法實踐普遍認定該類型構成商標侵權。(3)定作方來自境外、定作方無境內外的相關權利,即定作方既不是商標權利人,也不是得到許可授權的商標使用權人(下文用“第三種類型”指代)。司法實踐普遍認定該類型構成商標侵權。4(4)定作方來自境外且有境外合法權利,即定作方在境外有合法權利,但是在境內無相應的權利,此為法院實踐中認定的涉外定牌加工類型——“對應”境內加工方盡到最高人民法院提出的“合理注意義務”。5對此,近年司法實踐普遍認定,多數情形下該類型不構成商標侵權,如“pretul案”6和廣東省高級人民法院在近年的判決。7而在涉及境外搶注我國知名商標情形中,如“東風案”,江蘇省高級人民法院認定構成商標侵權,但最高人民法院再審改判,認定不構成商標侵權。

  對于上述第4種類型,由于涉外定牌加工中的定作方在境外享有涉案商標的相關權利,因而法院傾向于認定其不構成商標侵權;而同樣是出口但沒有盡到合理注意義務的第二種類型和第三種類型則被認定構成商標侵權(沈強,2009;宋健,2016),即此時加工方需要承擔民事責任甚至是刑事責任。此認定合法合理嗎?8基于商標的地域性特征,筆者認為此認定有所不妥。

  首先,認定商標直接侵權適用無過錯責任。換言之,出口定牌加工直接侵權認定中無需考慮過錯問題即合理注意義務問題,而實踐中部分法院卻憑借這一無直接法律依據的合理注意義務,遵循“從結果出發”的思維方式(易健雄,2009),致使《商標法》在出口定牌加工中的適用出現混亂并引發爭議。9

出口定牌加工侵害商標權利人權益的認定

  其次,在法政策學視點下,涉外定牌加工具有重要現實意義。基于此,“非商標性使用”“不會導致相關公眾混淆誤認(簡稱‘不會混淆’)”與“沒有造成實質性損害(簡稱‘沒有損害’)”成為法院認定涉外定牌加工不構成商標侵權的重要緣由。而法院之所以如此認定,其原因就在于產品是全部出口境外的,并未在境內發揮商標的識別功能。但是,第二種類型和第三種類型產品也是全部出口境外,亦未在境內發揮商標的識別功能,而且,“商標性使用”“混淆”或“實質性損害”是認定商標侵權的要件。10從邏輯上講,第二種類型和第三種類型也將以同樣緣由不構成商標侵權。

  在“pretul案”和“東風案”中,最高人民法院認定商標的識別功能并未在境內得到發揮,因而認定涉外定牌加工不構成商標性使用。而根據平義解釋,《商標法》第48條規定“商標性使用”的構成并不以識別功能發揮為前提。筆者認為,從目的解釋和維持司法實踐統一的角度,在判斷是否為商標性使用之時,考慮識別功能發揮與否更為妥當。基于此,出口定牌加工并不構成商標性使用。

  最后,即使將出口定牌加工認定為商標性使用,出口定牌加工原則上也不構成商標侵權,原因在于其沒有造成混淆與實質性損害。此外,出口定牌加工如果侵害境內商標權利人在境外相關法域的權益,國內法院可依國際私法規范維護境內商標權利人的境外權益。

  二、出口定牌加工與合理注意義務

  2009年之前,國內法院基本沒有考慮合理注意義務的問題,直接認定涉外定牌加工構成商標侵權。在2009年最高人民法院發布《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》(下文簡稱《意見》)后,國內法院逐漸以是否盡到合理注意義務即必要的審查注意義務為界限,將涉外定牌加工與出口定牌加工的第二種類型和第三種類型相區分。隨著新情形出現,合理注意義務的內容也有所豐富。

  (一)法院在出口定牌加工案件中對合理注意義務的認識

  1. 法院對合理注意義務的定義

  在《意見》發布之后,在絕大多數案件中,國內法院以境外定作方是否享有合法權利,即加工方是否盡到合理注意義務,將涉外定牌加工與第二種、第三種定牌加工相區分。合理注意義務主要是要求加工方對定作方的相關權利進行審查,確保境外定作方在境外有相應的商標權利,從而加工方可以此作為不侵權抗辯。如《意見》中指出,11又如“東風案”中宋法官(2016)所主張,整體上加工方對境外定作方在境外的相應權利進行必要審查就可以了。簡而言之,在一般情形下,只要加工方確保定作方在境外有相應權利,法院會認定其已盡合理注意義務。

  另一方面,隨著我國“走出去”戰略實施,此前部分民族企業的知名商標在境外被搶注等特殊情形也隨之出現。在這些特殊案件中,為保護我國知名商標,且為了方便境內商標權利人訴訟維權,個別地方法院對加工方提出更高的注意義務要求——即使定作方在境外相關法域內依照該國法律享有涉案商標相應權利,該法院也會認定加工方沒有盡到合理注意義務,從而認定其構成商標侵權,如“東風案”二審與“ROADAGE案”再審。12簡而言之,對合理注意義務的具體解釋和運用成了地方法院認定出口定牌加工是否構成商標侵權的“調節工具”。

  2. 法院要求合理注意義務的依據

  《商標法》及其實施條例并未直接對出口定牌加工作出特別規定,那么法院又有什么依據提出合理注意義務要求?

  (1)類比境內定牌加工而提出類似要求

  盡管《意見》并沒有說明要求加工方承擔合理注意義務的依據,但梳理近年的司法實踐,或許可以一探究竟。在近年實踐中,法院認定不構成商標侵權的基本上都是涉外定牌加工,即定作方對于該涉案商標在境外享有一定的合法權益,換言之,法院試圖以加工方獲得境外定作方的“授權”為由認定不構成侵權。與此相對應,在境內定牌加工案件中,加工方需對定作方在境內的商標權利情況進行審查以獲得授權,或是以盡到注意義務為由進行不侵權抗辯。13基于此,在出口定牌加工案件中,法院也往往要求境內加工方獲得授權或盡到注意義務。

  (2)基于過錯責任而提出合理注意要求

  實踐中,個別法院基于過錯責任提出合理注意義務,如江蘇省高級人民法院認為,對于國內定牌加工企業的注意義務,根據《侵權責任法》第6條第1款的規定,應當確定為過錯責任,即行為人應當盡到對他人的謹慎和注意義務,盡力避免損害結果的發生。福建省高級人民法院亦認為,根據上述條款規定,需審查加工方是否盡到了合理注意義務。14

  (二)出口定牌加工中合理注意義務并無直接法律依據

  1. 對“類比境內定牌加工而提出類似要求”之反思

  在境內定牌加工案件中,要求加工方承擔合理注意義務是為了讓加工方從境內商標權利人獲得授權,既然獲得授權,就不侵害商標權利人在境內的商標權,或是由于行政紕漏、時間差等客觀原因構成商標侵權的前提情形下免于承擔相應的責任。

  但在涉外定牌加工案件中,加工方即使盡到再多的注意義務,也無法改變其并沒有取得境內商標權利人授權的事實。以境外定作方在境外享有相關權利為由作為不侵權的抗辯,有違商標的地域性保護原則(張偉君和張韜略,2017)。換言之,未在國內注冊的國外注冊商標原則上不能得到國內法保護。15

  2. 對“基于過錯責任而提出該要求”之反思

  首先,商標權作為知識產權的一種,采用絕對權保護模式(鄭成思,2001),因而商標侵權認定適用無過錯責任,尤其是在直接侵權認定中。因此,在無需考慮過錯的商標侵權認定中,要求加工方基于過錯問題承擔注意義務有所不妥。其次,即使定作方在境外是有權使用該商標的人,不管加工方盡到什么程度的注意義務,也無法改變定作方在境內仍然沒有該商標使用權的事實。16最后,考量過錯責任是以存在或即將造成損害為前提,如果某行為不會對他人的商標權造成實質性損害,便無需考慮過錯問題。出口定牌加工并未給境內商標權利人造成損害,因而出口定牌加工商標侵權認定無需考慮過錯問題。

  此外,江蘇省高級人民法院為保護國內知名商標而對加工方提出更高注意義務要求的觀點有所不妥。理由是:其一,更高的要求是建立在一定的基礎之上的,但是該基礎經過上文分析已經被動搖了;其二,最高人民法院認為,搶注方印尼公司的商標權已經得到該國官方確認,因而不該要求加工方承擔更高義務;其三,基于商標保護獨立性原則,國內司法如果輕易否定國外官方認定的權利,則在一定程度上可能引起司法主權問題。

  三、出口定牌加工與商標性使用

  盡管對商標性使用有不同看法,但商標性使用在商標法中確實起著核心作用,是維護商標法完整性的重要工具(Dogan and Lemley,2007)。

  (一)法院在出口定牌加工案件中對商標性使用的認識

  近5年來,在認定涉外定牌加工不構成商標侵權的案件中,各級法院普遍將非商標性使用作為理由。而其之所以認定非商標性使用,關鍵是因為定牌加工產品全部出口到境外,以至于涉案商標并未在境內發揮識別功能。17最高人民法院于2010年給海關總署的復函也體現了這一觀點。

  不過,也有個別法院為了將涉外定牌加工中某些特殊情形認定為商標侵權,而認定涉外定牌加工構成商標性使用,如在ROADAGE案中,二審法院認為,“商標性使用行為是一種客觀行為,不應因為使用人的不同或處于不同的生產、流通環節而作不同的評價。”18

  (二)出口定牌加工不構成商標性使用

  1. 涉外定牌加工原則上不構成商標性使用

  盡管本文基本認同最高人民法院的結論,即涉外定牌加工不構成商標性使用,但仍有必要對“具備識別功能而沒有發揮該功能是否是商標性使用”進行說明。

  (1)根據平義解釋,涉外定牌加工構成商標性使用

  根據《商標法》第48條規定,商標性使用的構成可分為形式要件19和實質要件,實質要件是指“用于識別商品來源”。根據平義解釋,“用于識別商品來源”是指行為人的行為使得該商業標識具備了識別功能,即在符合形式要件的基礎上,該標識具備識別功能便是商標性使用,而該功能發揮與否并非商標性使用所要考慮的問題。具體而言,“具備識別功能”指向的是某一事物的客觀功能,側重于客觀存在,而“功能是否已經發揮”指向的是人與某一事物發生了“接觸”從而發揮該功能,側重于人與事物之間的“互動”。而《商標法》第48條只是提到“用于”,指向的是客觀功能,并非人與事物之間的“互動”,因此,如果對該條款只進行平義解釋,即使涉外定牌加工中涉案商標并未發揮識別功能,但由于涉案商標已經具備識別功能,因而涉外定牌加工構成商標性使用。

  (2)根據目的解釋和為了維持司法實踐統一,涉外定牌加工不構成商標性使用

  從目的解釋和維持司法實踐統一角度而言,將識別功能已經發揮作為認定商標性使用的前提更為合適。識別功能是商標的基本功能,該功能將商標權利人的商品或服務與他人的商品或服務相區分,即經營者借助商標在流通領域中發揮識別功能來推銷自己的商品,從而通過提高邊際利潤、降低促銷成本等方式來提高商標權利人的盈利能力(Magid and Cox,2006)。因此,保護商標的識別功能是實現《商標法》立法目的的重要方式。從商標侵權的本質看,侵害商標權行為皆是對商標識別功能的破壞(張玉敏,2008)。如果行為人利用商標但并不發揮其識別功能,并不會破壞商標權利人與其商標或服務之間的特定聯系,不會對權利人造成損害。因此,就目的解釋而言,若想認定某一行為構成商標侵權行為,前提是涉案商標識別功能已經發揮了。20

  那么在商標侵權案件中,商標的識別功能發揮與否,應該在哪一個要件或環節中去判斷?筆者認為,從維持司法實踐統一角度看,在判斷“是否構成商標性使用”時,判斷識別功能發揮與否更為妥當。

  具體而言,在商標性使用方面,涉外定牌加工除了涉及商標侵權外,也會涉及到《商標法》第32條規定的“在先使用”與第49條規定的“撤銷3年不使用”等。如果認為商標性使用不以識別功能的發揮為前提,即認定涉外定牌加工構成商標性使用的話,那這種認定無疑會對現今其他類型案件造成一定的沖擊。以“在先使用”為例,在“無印良品案”中,最高人民法院認為,商標只有在商品的流通環節中才能發揮其功能,因而在境內只有涉外定牌加工方式的注冊商標不屬于“已經使用并有一定影響的商標”。21基于此,如果在商標侵權案件中認定涉外定牌加工構成商標性使用,則與最高人民法院在“無印良品案”中的結論不相符。

  “在先使用”和“撤銷3年不使用”的認定只需考慮商標性使用而不考慮混淆,即這兩種案件類型只能在判斷商標性使用環節評價識別功能發揮與否,因此,為維持這3種案件類型22司法實踐的統一,在既需要考慮商標性使用又需要考慮混淆要件的商標侵權案件中,在判斷是否構成商標性使用此環節來判斷識別功能發揮與否更為妥當,即商標的識別功能在商標性使用中才得以體現。23基于此,由于涉外定牌加工中涉案商標并未在境內發揮識別功能,因此在認定商標侵權時,原則上仍應認定涉外定牌加工不構成商標性使用。

  對于上述“ROADAGE案”二審法院的觀點,24筆者認為,在境內商標侵權案件中,由于商品是在境內流通,因而無需對不同的環節進行不同的評價;而在涉外定牌加工中,生產環節和流通環節的分離使得識別功能并未在境內發揮,而且最高人民法院已在“在先使用”等案件中明確涉外定牌加工不構成商標性使用,因此,有必要做不同的評價。

  2. 商標性使用問題上,出口定牌加工與涉外定牌加工相同

  如上所述,最高人民法院之所以否定涉外定牌加工是商標性使用,原因在于產品全部出口境外使得商標識別功能未在境內發揮。在出口定牌加工的第二種、第三種類型中,定牌加工產品同樣全部出口到境外,同樣未在境內發揮商標識別功能,因而也不構成商標性使用。而商標性使用是認定商標侵權的構成要件(祝建軍,2014),此兩種類型由于不構成商標性使用即不符合商標侵權的構成要件,從而不構成商標侵權。換言之,如果認定涉外定牌加工不構成商標性使用,從邏輯上講,則出口定牌加工的第二種、第三種類型同樣由于出口未發揮商標識別功能,應當被認定為不構成商標性使用。

  綜上,商標性使用是構成商標侵權的要件,在認定涉外定牌加工不構成商標性使用的同時,基于同樣理由,即所貼附的商標由于產品全部出口到境外而未在境內發揮識別功能,出口定牌加工原則上也不構成商標性使用。

  四、出口定牌加工與混淆和實質性損害

  在一定意義上,商標侵權認定中混淆與實質性損害是一個問題的兩個方面,行為人的行為如果造成混淆,也往往意味著該行為將給權利人造成損害。

  (一)法院在出口定牌加工案件中對混淆和實質性損害的認識

  通過梳理近10年來法院有關涉外定牌加工案件中混淆、實質性損害的判決可以發現,絕大多數的涉外定牌加工被法院認定為不構成商標侵權,理由是“不會混淆”或“沒有損害”,其根源便在于定牌加工產品全部出口到境外,境內市場相關公眾因沒有直接接觸到該商品,難以存在發生混淆和誤認的可能性,故不會破壞商標的識別功能,也就不會損害商標權利人在境內的權益。25

  而在少數認定涉外定牌加工構成商標侵權的案件中,部分法院以加工方給境內商標權利人造成混淆或實質性損害為由,認定涉外定牌加工構成商標侵權,而其之所以認定造成混淆或實質性損害,主要是基于以下3種理由:第一種是“東風案”中江蘇省高級人民法院所提出的,即印尼PTADI公司注冊“東風”商標不具有正當性,其返回中國委托貼牌生產明顯給上柴公司造成實質性損害。第二種是以境外公眾也屬于“相關公眾”范疇為由。如在“ROADAGE案”中,再審法院雖然也意識到商標保護獨立性原則的存在,但為了避開該原則,該法院提出了“商標法及相關司法解釋并未對‘相關公眾’作地域限制”的觀點。26第三種是以國際電商發達、國內消費者可能通過各類電子商務網站接觸到已出口至境外的商品為由(徐楓和王正偉,2015),如“PEAK案”二審法院的認定。27

  此外,由于《商標法》第57條第1項并未明文將“混淆”作為認定“相同商品相同商標”情形下商標侵權的構成要件,28因此,有法院如福建省高級人民法院認為,在“相同商品相同商標”情形下,是否造成混淆誤認并非是判斷構成商標侵權的要件。29

  (二)出口定牌加工沒有造成混淆或實質性損害

  基于商標獨立性保護原則,出口定牌加工“不會混淆”“沒有損害”,因而原則上不構成商標侵權。

  1. 混淆與實質性損害是認定商標侵權的要件

  對于混淆,在“相同商品相同商標”的情形下,有法院認為是否造成混淆誤認并非判斷構成商標侵權的要件(張偉君等,2014)。30筆者對此難以認同,理由是:其一,《商標法》第57條第1項實為法律推定在這種情形下存在混淆可能,由《TRIPS協定》第16條第1款之規定31亦可見一斑。既然是“推定”,如有特殊情形便存在例外(張德芬,2014)。在商業領域中,僅僅是對商業標識的復制并不必然構成商標侵權。32其二,《商標法》規定商標侵權的主要目的在于防止相關公眾對商品和服務的來源產生混淆和誤認,因而認定商標侵權須考慮是否存在混淆的可能性。33

  對于實質性損害,雖然《商標法》沒有明文規定將實質性損害作為商標侵權的構成要件,但其背后理論依據之一在于“即發侵權”——《商標法》真正否定的是某行為對權利人有實際侵害之虞,即該行為將會給權利人帶來實質性損失——存在這樣一種危險狀況(劉迎霜,2013)。因此,如果行為人的行為不具有實際侵害之虞,那么并沒有禁止該行為的必要,即不應被認定構成商標侵權。

  2. 涉外定牌加工不會混淆、沒有損害

  (1)對法院認定造成混淆或實質性損害之反思

  如上所述,目前部分法院認為造成混淆或損害主要有3種理由,但這3種理由實際上難以成立。

  對于第一種理由,江蘇省高級人民法院的判決已被最高人民法院改判,筆者認同最高人民法院的結論,即沒有造成混淆、誤認與實質性損害,因而不再贅述。而且,如果國內法院通過判決主動認定經過境外官方確認的境外搶注不具有正當性,并據此作出商標侵權判決,則可能會破壞商標保護獨立性原則,這在一定程度上會涉及司法主權問題,而且給境外部分急于擴張涉外管轄權的法院帶來更多的“理由”,也會對國內搶注西方企業知名商標但在國內已積累起自己商譽的該搶注者的行為帶來消極影響。

  對于第二種理由,該觀點存在不足之處。既然我國法律并未明確規定,就需要尊重商標保護獨立性原則,不宜對“相關公眾”作擴大甚至類推解釋。如果境內商標權利人在出口地并沒有涉案標識的合法權益,何來損害一說?正如上海市第一中級人民法院指出,“商標權的地域性特點決定……在我國境外使消費者對其商品來源產生混淆或誤認,并非我國《商標法》所能規制。”34

  對于第三種理由,同樣難以成立。其一,如果這些商品通過電子商務網站在境內銷售,由于此時識別功能在境內發揮,則可依法35認定進口者甚至是電商平臺構成商標侵權從而阻止該商品在境內流通;其二,境內商標權利人可依法申請海關保護,禁止該商品進入境內。

  (2)對學者認為造成損害之反思

  除上述理由外,張偉君等(2014)學者認為,法院認定定牌加工不構成侵權會犧牲境內商標權利人的利益即許可使用費。那么在涉外定牌加工案件中,境內商標權利人是否有權收取許可使用費?筆者認為無權收取,理由是:其一,并非任何商業性利用商業標識行為均需要支付許可使用費,例如描述性使用;其二,不同于專利法保護創造性,36商標法保護的是識別功能,在一定程度上而言,商標保護的是經過使用所逐漸累積起來的商譽(張玉敏和曹博,2013),在商標侵權案件中,對商標權利人救濟的是基于商標權利人保護商業信譽的權利。37而在涉外定牌加工中,由于產品全部出口到境外,不會對境內商標權利人的境內商譽產生不利影響,沒有破壞其識別功能,這與專利法所保護的創造性是有所不同的。換言之,只有利用該商標在境內發揮識別功能,商標權利人才有權收取許可使用費。既然境內商標權利人無權收取許可使用費,那涉外定牌加工便沒有因此造成損害。

  3. 在混淆與損害問題上,出口定牌加工等同于涉外定牌加工

  第二種、第三種類型與涉外定牌加工存在相同之處,均是將產品全部出口到境外。由于造成混淆與實質性損害是認定構成商標侵權的要件,如認定涉外定牌加工由于未在境內流通而未造成混淆或實質性損害,從邏輯上講,第二種、第三種類型顯然亦不會在境內直接引起相關公眾混淆,沒有破壞識別功能,并沒有給境內商標權利人帶來法律意義上的損害。因此,出口定牌加工原則上不構成商標侵權。

  五、結語

  如上所述,基于“非商標性使用”“不會造成混淆”和“沒有造成實質性損害”等緣由,出口定牌加工原則上不構成商標侵權。另一方面,在某些特定情形下,國內法院亦可為商標權利人提供一定的司法救濟。例如,境內商標權利人在境外某法域通過注冊、使用或者其他方式依法獲得特定商標的權益,而加工方定牌加工的產品在該境外法域會侵犯到該權益,則此時境內法院可依據相關國際私法規范,結合被請求保護地法律,38認定其構成商標侵權,從而要求其承擔停止侵害、損害賠償等民事責任。換言之,國內法院通過相關國際私法規范,可為境內商標權利人提供一定的司法救濟,海關亦可據此依法禁止行為人的出口,從而維護境內商標權利人在境外注冊地的商標權益。

  經過這些年的實踐,境內商標權利人應當意識到,如果在意某些法域內關于該商標的權益,就應積極通過注冊和使用等方式依法在當地獲得合法權益,而不是指望在境內禁止出口定牌加工能一勞永逸。如果境內商標權利人在境外法域沒有依法獲得該標識的相關權益,境內外其他主體都很可能依照當地法律獲得該商業標識在當地的權益,到那時境內商標權利人在該法域就很可能會面臨“東風案”原告的困境,其所生產的產品無法通過當地海關,難以進入當地市場。本文主要是從邏輯和立法目的角度探討出口定牌加工經營模式與商標侵權之間的關系,未必盡善盡美,期望能為相關研究和司法實踐帶來一些啟發。

  參考文獻

  [1]劉迎霜.國際貿易中涉外貼牌生產中的商標侵權問題研究[J].國際貿易問題, 2013,(5).
  [2]沈強.涉外定牌加工中的商標侵權問題——對我國《商標法》第五十二條第(一)項的理解與適用[J].國際商務研究, 2009,(5).
  [3] 宋健.對涉外定牌加工商標侵權“合理注意義務+實質性損害”判斷標準的解讀——以“東風”案為例[J].知識產權, 2016,(9).
  [4] 徐楓,王正偉.對涉外定牌加工行為的再思考——以知識產權海關保護執法實踐為視角[J].知識產權,2015,(7).
  [5] 易健雄. OEM商標侵權糾紛處理的態度選擇——遵循“從結果出發”的思維方式[J].知識產權,2009,(3).
  [6] 張德芬.商標侵權中“使用”的含義[J].知識產權, 2014,(9).
  [7] 張偉君等.涉外定牌加工在商標法中的法律性質——兼論商標侵權構成的判定[J].知識產權, 2014,(2).
  [8]張偉君,張韜略.從商標法域外適用和國際禮讓看涉外定牌加工中的商標侵權問題[J].同濟大學學報(社會科學版), 2017,(3).
  [9] 張玉敏.涉外“定牌加工”商標侵權糾紛的法律適用[J].知識產權, 2008,(4).
  [10]張玉敏,曹博.合則兩利,分則兩害——“王老吉”商標紛爭案評析[J].法律適用, 2013,(6).
  [11]鄭成思.知識產權論[M].北京:法律出版社, 2001.
  [12] 祝建軍.判定商標侵權應以成立“商標使用”為前提——蘋果公司商標案引發的思考[J].知識產權,2014,(1).
  [13] Dogan, Stacey L., Lemley Mark. Grounding Trademark Law Through Trademark Use[J]. Iowa Law Review,2007,(92).
  [14] Manning Magid Julie, et al. Quantifying Brand Image:Empirical Evidence of Trademark Dilution[J]. American Business Law Journal, 2006,(43).

  注釋

  1即最高人民法院(2016)民再339號民事判決,該案二審為江蘇省高級人民法院(2015)蘇知民終字第00036號民事判決。
  2出口定牌加工案件中直接利益主體有3方,分別是境內商標權利人、境內加工方和出口境外的定作方。而由于實踐中境內商標權利人直接向加工方主張權利,因此本文所言“定牌加工”均指加工方的出口定牌加工行為,不包括定作方的相關行為。
  3如果加工方由于定作方拒收等緣故而在境內許諾銷售、銷售這些產品,即使是少量,那么該加工方將由于在境內銷售導致商標識別功能發揮而構成商標性使用,進而很可能被認定構成商標侵權。
  4如東莞市中級人民法院(2017)粵19民終7430號民事判決。
  5詳見下文提及的最高人民法院于2009年出臺的《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》。在實踐中,除了使用“合理注意義務”,法院還會使用“必要的審查注意義務”“合理審查義務”等詞匯,但這些詞匯區別不大,因此本文統一使用“合理注意義務”一詞。
  6最高人民法院(2014)民提字第38號民事判決。
  7如廣東省高級人民法院(2011)粵高法民三終字第467號民事判決等。
  8司法實踐中,有被告亦對此認定提出質疑,如寧波市北侖區人民法院(2018)浙0206民初451號民事判決。
  9通過梳理現有判決不難發現,當部分法院為了得出“出口定牌加工構成商標侵權”之結論時,會認定其沒有盡到合理注意義務,而當法院為了得出“出口定牌加工不構成商標侵權”之結論時,會認定其盡到合理注意義務。但是,“商標性使用”與“混淆”是認定商標侵權的構成要件,不管是否盡到合理注意義務,判斷商標侵權之時無法繞開這些構成要件。于是,便出現了同樣是定牌加工,同樣是將產品出口境外,法院判決卻自相矛盾,造成在商標法框架內的紊亂現象。如下文所述,當法院為了得出“出口定牌加工不構成商標侵權”之結論時,會以不構成商標性使用為由;而當個別法院為了得出“出口定牌加工構成商標侵權”之結論時,會盡量不提商標性使用,或是直接認定該行為構成商標性使用,與最高人民法院的認定相悖。下文的“混淆”和“實質性損害”也面臨如此問題,詳見下文論述。
  10根據《侵權責任法》規定,造成損害是侵權的構成要件之一。為了讓讀者更好地理解“實質性損害”在本文的重要性,本文使用“要件”一詞。
  11《意見》第18條提出,“妥善處理當前外貿‘貼牌加工’……應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務……”。
  12參見浙江省高級人民法院(2016)浙民再121號民事判決。
  13例如,根據北京市高級人民法院于2006年出臺的《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》規定,要先考慮境內委托方在境內是否構成侵權,在構成侵權的前提下,加工方才需要以盡到合理注意義務為由進行抗辯。此種類型下,會出現這種“加工方需要以盡到合理注意義務為由進行抗辯”的原因,無非是行政管理的“紕漏”和“撤銷、無效”等緣故。
  14參見福建省高級人民法院(2016)閩民終1357號民事判決。
  15參見寧波市中級人民法院(2015)浙甬知終字第7號民事判決。
  16北京市高級人民法院曾經于2004年發布的《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第13條明確規定:“定牌加工是基于有權使用商標的人的明確委托……不可能造成相關公眾的混淆、誤認,不應當認定構成侵權”。該條規定在2006年被刪除。
  17參見深圳市中級人民法院(2016)粵03民終7603號民事判決,又如“東風案”中最高人民法院的觀點。
  18另外,浙江省高級人民法院在另一個案子中也如此認定,參見浙江省高級人民法院(2014)浙知終字第25號民事判決。
  19形式要件是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,即客觀上的商業使用行為。
  20對于不涉及出口的一般商標侵權案件,即使該產品未流入市場,但由于不加阻止便會流入境內市場,只是時間差問題,因此可視為商標性使用。出口定牌加工產品流入的是境外市場而非境內市場,因此兩者存在本質的不同。
  21參見最高人民法院(2012)行提字第2號行政判決。
  22即“在先使用”“撤銷3年不使用”和“商標侵權”案件。
  23參見山東省高級人民法院(2012)魯民三終字第81號民事判決。
  24即“商標性使用行為是一種客觀行為,不應因為使用人的不同或處于不同的生產、流通環節而作不同的評價。”
  25如寧波市中級人民法院(2017)浙02民終4182號民事判決。
  26該法院以“境內商標權利人的商品也銷往同一境外市場足以使境外相關公眾產生混淆誤認”為由認定會損害國內商標權利人利益。參見浙江省高級人民法院(2016)浙民再121號民事判決。
  27參見上海知識產權法院(2016)滬73民終37號民事判決。
  28《商標法》第57條第1項規定:“未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的”。
  29參見福建省高級人民法院(2016)閩民終1357號民事判決。
  30參見福建省高級人民法院(2016)閩民終1357號民事判決。
  31《TRIPS協定》第16條第1款規定,“……將相同商標同用在相同商品或服務上,應推定為混淆可能性……”。
  32See Quality Inns Int’l, Inc. v. Mc Donald’s Corp., 695 F. Supp. 198, 223(D. Md. 1988).
  33參見上海市高級人民法院(2009)滬高民三(知)終字第65號民事判決。
  34參見上海市第一中級人民法院(2012)滬一中民五(知)終字第110號民事判決。
  35如《電子商務法》第41~45條之規定。
  36因此,以生產經營為目的的制造甚至是使用行為需要向專利權人繳納許可使用費。
  37See Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403, 426, 36 S. Ct. 357, 365, 60 L. Ed. 713(1916).
  38如《涉外民事關系法律適用法》第48條規定,“知識產權的歸屬和內容,適用被請求保護地法律。”第50條規定,“知識產權的侵權責任,適用被請求保護地法律,當事人也可以在侵權行為發生后協議選擇適用法院地法律。”

    劉樂耀,謝陽.出口定牌加工商標侵權認定問題探析[J].國際商務研究,2019,40(05):74-84. 轉載請注明來源。原文地址:http://www.gyxbg.com.cn/html/faxuelilun/20191017/8207085.html   

    出口定牌加工侵害商標權利人權益的認定相關推薦


    聯系方式
    微信號 Lw54_com
    熱點論文
    14705193098 工作日:8:00-24:00
    周 日:9:00-24:00
    河北快三走势图表走势图分布图 怎么拉顺风车能赚钱 学校超市有多赚钱 双色球投注技巧18种 在家里手工赚钱骗局 双色球最全历史开奖 幸运飞艇大小平刷计划软件 3d走势图带连线专业版 开元棋牌规律 快乐扑克3中奖规则 极速3d稳赚不赔绝招 gta5赚钱了吗 捕鱼来了所有副炮大全 彩票带计划的人是什么人 财神国际棋牌下载 重庆时时开奖历史结果 欢乐捕鱼达人